Dalam ranah kekayaan intelektual, prinsip first to file menjadi salah satu tonggak utama dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu merek, paten, atau desain industri. Di Indonesia, sistem ini telah lama diadopsi dan menjadi dasar penilaian sah atau tidaknya klaim perlindungan atas suatu hak kekayaan intelektual.
Prinsip first to file mengedepankan perlindungan hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan suatu hak kekayaan intelektual (HKI) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mendapatkan perlindungan hukum secara eksklusif, terlepas dari siapa yang pertama kali menciptakan, menggunakan, atau memasarkan karya intelektual tersebut. Dengan kata lain, hukum di Indonesia memberikan pengakuan berdasarkan pencatatan formal, bukan penggunaan aktual. Oleh karena itu, melakukan cek merek sebelum mengajukan pendaftaran menjadi langkah penting agar memastikan merek yang dipilih belum digunakan atau didaftarkan pihak lain.
Dalam konteks perlindungan merek, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menganut sistem first to file. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan dan mendapatkan sertifikat dari DJKI. Artinya, tanpa pendaftaran, tidak ada hak eksklusif yang dapat diklaim secara hukum, meskipun merek tersebut sudah digunakan selama bertahun-tahun.
Sejalan dengan berkembangnya zaman yang diikuti dengan perkembangan perilaku konsumtif dimana banyak konsumen yang membeli barang-barang dari merek terkenal, mengakibatkan peran merek menjadi sangat penting karena bukan hanya sebagai tanda pembeda tapi sudah menjadi indikator kualitas suatu produk
Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia sangat penting agar menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa “Permohonan Merek dapat ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis atau tidak sejenis.
Pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip first to file, dimana pendaftar pertama diakui sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Hal ini mengakibatkan masalah merek yang sudah terkenal di luar negeri tidak bisa mendaftarkan mereknya di Indonesia karena merek tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pemohon lokal. Tentu saja sangat berdampak merugikan produsen luar negeri yang mereknya sudah terkenal karena tidak bisa digunakan oleh diri sendiri ataupun perusahaannya. Dampak besarnya adalah produsen asing enggan untuk masuk ke pasar Indonesia. Untuk itu, baik pelaku usaha lokal maupun asing perlu melakukan cek merek terlebih dahulu di database DJKI agar terhindar dari risiko penolakan atau sengketa akibat adanya pendaftaran yang lebih dulu dilakukan pihak lain.
Salah satu contoh nyata mengenai sengketa merek terkenal yang bersinggungan dengan prinsip first to file adalah sengketa merek “SUPERMAN” antara DC Comics dengan PT XX, merek ini telah lama dikenal dan digunakan oleh pihak tertentu, bahkan telah memiliki reputasi di pasar. Namun, merek “SUPERMAN tidak dapat didaftarkan, sebab merek tersebut sudah didaftarkan lebih dulu oleh PT XX, sehingga menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, pihak DC Comics melayangkan gugatan pembatalan merek terhadap PT XX ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Berkaitan dengan gugatan di atas, PN Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst., dimana hakim memutuskan bahwasannya menolak gugatan oleh Penggugat dikarenakan majelis hakim yang menerima eksepsi dari Tergugat untuk sebagian. Karena tidak terima dengan putusan tersebut, hal ini membuat pihak DC Comics melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung.
Terhadap upaya hukum kasasi yang diajukan DC Comics, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1105K/Pdt.Sus-HKI/2018 menyatakan bahwa DC Comics bukan pemegang hak atas merek “Superman”. Hal ini berkaitan dengan prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dimana pihak pertama yang mendaftarkan mereknya maka pihak tersebut yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam kasus tersebut, PT Marxing Fam Makmur dahulu yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman”. Oleh karena itu, yang berhak atas merek “Superman” adalah PT Marxing Fam meskipun merek “Superman” milik DC Comics sudah terkenal terlebih dahulu.
DC Comic melayangkan kembali gugatan terhadap merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur dimana pada perkara inilah gugatan milik DC Comics diterima oleh majelis hakim dengan putusan nomor: 29/Pdt.Sus/2019/PN.Niaga.JktPts. Putusan tersebut membuat merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur tidak dapat digunakan lagi.
Akibatnya, dari kasus di atas terjadi sengketa hukum yang panjang dan kompleks. Pihak yang telah lama menggunakan merek harus membuktikan itikad baik, penggunaan yang konsisten, dan bahkan menempuh jalur pembatalan merek di pengadilan. Sementara itu, pihak yang mendaftarkan lebih dulu, meskipun bukan pemilik asli memegang posisi hukum yang lebih kuat secara formal. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa menunda pendaftaran merek bisa berujung pada hilangnya hak atas identitas usaha yang telah lama dibangun.
Meskipun tampak sederhana, prinsip ini kerap menjadi pemicu sengketa, khususnya dalam konteks Pendaftaran Merek oleh pihak yang tidak beritikad baik. Beberapa alasan umum mengapa sengketa terjadi antara lain adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya pendaftaran HKI, adanya pihak yang dengan sengaja mendaftarkan merek milik orang lain (bad faith), dan pemahaman yang keliru bahwa penggunaan lebih lama sudah cukup untuk melindungi hak. Sedangkan dalam prakteknya, DJKI tidak memverifikasi siapa yang pertama kali menggunakan merek di pasaran, melainkan melindungi berdasarkan keabsahan dokumen dan tanggal permohonan suatu merek yang diajukan.
Pelajaran yang dapat diambil dari kasus di atas dan langkah pencegahannya yaitu mendaftarkan suatu merek sejak dini ke DJKI, yang dapat dimulai sejak merek direncanakan atau akan digunakan. Melakukan pengawasan merek (trademark watching) untuk memastikan tidak ada pihak lain yang mencoba mendaftarkan merek yang serupa. Bertindak cepat apabila terjadi sengketa, langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu segera ajukan keberatan atau oposisi, pembatalan, atau gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan konsultan kekayaan intelektual yang profesional, agar membantu menghindari kesalahan strategis dan pendampingan secara hukum.
Prinsip first to file bukan sekadar soal siapa yang lebih dulu mendaftarkan, tapi juga soal kesadaran dan kewaspadaan dalam menjaga identitas dan aset intelektual, terutama dalam era persaingan bisnis yang kian ketat, merek bukan hanya nama, melainkan berupa aset, nilai, reputasi, dan jati diri.
Leave a Reply